| 注册“清样”，要交使用样本 |
| 发布日期:2016-04-19 16:59:38 作者:陕西德尊律师事务所 |
| ——“清样”商标驳回复审行政案的评价
案情简介
案例五：“清样”商标异议复审行政纠纷案
原告：安国市金泰副食品有限责任公司(简称金泰公司)
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)
第三人：湖北稻花香酒业股份有限公司(简称稻花香公司)
【案情】
被异议商标为第8078350号“清样”商标，由金泰公司申请注册在啤酒等商品上。稻花香公司针对该商标向商标局提出异议申请。商标局作出裁定，对被异议商标予以核准注册。稻花香公司向商标评审委员会申请复审，其主要理由之一为金泰公司申请注册被异议商标构成2001年修正的《商标法》第四十一条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，依法不应核准。商标评审委员会认定：金泰公司的大量商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，已构成《商标法》第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，应不予核准注册，据此裁定：被异议商标不予核准注册。
一审法院认为：《商标法》第四十一条第一款的规定适用于注册商标撤销程序，不适用于商标异议程序，商标评审委员会适用法律错误，据此判决：撤销商标评审委员会作出的被诉裁定。
二审法院认为：《商标法》第四十一条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，该项立法精神应当贯穿于商标授权及撤销程序的始终，故商标异议程序中可以参照前述规定。商标评审委员会应当参照而不是直接适用前述规定，其法律适用方法确有不妥，但是，其裁定结论正确，并无撤销的必要。据此，二审法院判决：撤销原审判决；驳回金泰公司的一审诉讼请求。
【点评】
本案的争议焦点是《商标法》第四十一条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的规定是否可适用于商标异议程序。对此，实践中存在不同的认识。一种观点认为前述规定的立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终，故该款规定当然可以适用于商标异议程序。另一种观点认为该款规定只能适用于注册商标撤销程序。二审法院对前述两种观点均未采纳，而是从法律解释的角度，认为《商标法》在商标授权程序中未规定与前述条款类似的条款，属于法律漏洞，执法机关在个案中应当填补该漏洞，填补的方法是参照适用(或称类推适用)第四十一条第一款的规定。二审法院在本案中阐明的法律适用方法，对于指导类似案件的处理具有重要意义。
专家观点
我认为第8078350号“清样”商标注册申请不符合我国《商标法》的规定，不能予以核准注册，我完全支持北京市高级人民法院二审的判决。
首先，认为在商标局明知一个商标如果被注册就应当被宣告无效的情况下，仍应先注册再宣告无效的观点，是荒谬的。
2001年商标法第41条第1款和2013年商标法第44条和1款的规定都是：已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。只不过2001年商标法中用的措辞是“撤销该注册商标”而不是“宣告该注册商标无效”，两者在本质上并没有差别。的确，从字面上看这一条款只能在商标无效宣告(以前称为“撤销”)程序中适用。
但是，商标局在对商标申请进行审查的时候，首先要对申请材料的真实性进行一定的核实。如果审查员在审查时发现注册申请人在申请过程中有弄虚作假，提交了伪造签名的申请书、伪造的申请人主体资格证明文件，或者有隐瞒真相现象，那么他就不能佯作不知而核准商标的注册，而是应当向申请人指出来，并给申请人改正或澄清的机会。要求审查员佯作不知、自欺欺人，受伤害的不只是审查员的自尊心和职业荣誉感，也必定会伤害到整个市场风气和社会面貌。
另外，商标法第三章“商标注册的审查和核准”部分，在2001年商标法的第31条和2013年商标法的第32条，也规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”可见，恶意抢注的行为违反了诚实信用的原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，从来都是不予注册的一个理由。
当然，在以存在“欺骗手段或者其他不正当手段”的情形为由拒绝注册的时候，不应援引2001年商标法第41条第1款和2013年商标法第44条和1款的规定。在2001年商标法中，第10条第1款第7项关于对夸大宣传并带有欺骗性的禁止、第8项关于对不良影响的防范，以及前面提到的第31条的规定，都是可以考虑的。同样，对于2013年商标法也是如此。特别是2013年商标法第7条还有“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的规定。
总之，在明知存在对于商标注册申请不应予以核准的情形下，要求商标局先行注册再行撤销或者宣告无效，不但没有必要，而且是非常荒谬的。
其次，对于恶意抢注的防范，最好的方法是要求商标注册申请人提交已经在商业活动中正常使用该商标的证据。
虽然，在申请时要求申请人提供已经实际使用的证据，在现有的商标法中找不到直接的依据，但是也并不违反现在的法律规定。特别是在2013年商标法加入的关于诚实信用原则的规定，可以认为包括了要求商标注册申请人必须有真实使用申请商标的意图。在这种情况下，如果在《商标法实施条例》或商标局的其他规定中加入要求注册申请人提交已经实际使用的证据，既合乎法理，也合乎法律。
尤其是现在，有的申请人大量申请注册商标，且申请注册的商标与他人有一定知名度的商标或其他商业标记相同或近似，其真实使用的意图值得怀疑，更有必要要求商标申请人提供已经实际使用申请商标的证据。当然，这并不意味着他们提供了这些证据之后就一定能获得注册。
专家简介
姚洪军，乔治‧华盛顿大学法学院访问学者、中国社会科学院研究生院经济法专业法学博士、中国人民大学法学院法律硕士、河海大学港口与航道工程专业工学学士。现为上海政法学院副教授，上海市华诚律师事务所律师(兼职)、中国知识产权法学研究会理事。
出版专著《法析驰名商标》，发表论文《获得显著性认定标准的中美比较》、《中美处理网络服务提供者著作权问题的比较》、《英国数字经济法治理网上著作权侵权的尝试》等十余篇。
正在办理“小肥羊”商标无效宣告案和“MLGB”商标无效宣告案。
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